Правообладатель товарного знака общество с ограниченной ответственностью «Ника мебель» обратился к акционерному обществу «Аэроплан» с иском о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.
В свою очередь «Аэроплан» обратились с другим иском к «Ника мебели» с требованием о досрочном прекращении прав на товарный знак в связи с неиспользованием.
Суд по интеллектуальным правам (СИП) требования «Аэроплана» о досрочном прекращении прав на товарный знак правообладателя удовлетворил частично в отношении товаров 20 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Президиум СИПа с выводами суда по первой инстанции согласился.
Верховный Суд передал дело на рассмотрение в том числе по следующему доводу «Ника мебели». А именно — заинтересованность Общества в досрочном прекращении прав на товарный знак не может быть обусловлена необходимостью защиты своего изначально неправомерного поведения.
Комментарий Татьяны Стрижовой, адвоката и партнера АБ «Бартолиус»:
Иск о досрочном прекращении прав на товарный знак в связи с неиспользованием на практике признается одним из «признанных» способов реализации процессуальной стратегии защиты от исков о взыскании компенсации, признаваемых судебной практикой (например в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 17.03.2016 по делу № СИП-428/2015, от 02.11.2017 по делу № СИП-121/2017, от 01.06.2022 по делу № СИП-983/2021).
Иски о досрочном прекращении прав на товарный знак требуют от истца доказывания заинтересованности. Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака», на что, кстати, справедливо обратил внимание СИП в настоящем деле. По этой причине «заинтересованность» определяется судом по результатам оценки доказательств.
В свое время Президиумом СИП даже была утверждена Справка по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием от 24.07.2015 N СП-23/20, согласно которой о заинтересованности истца в досрочном прекращении товарного знака может свидетельствовать:
— наличие законного интереса;
— реальность намерений истца использовать обозначение и/или наличие соответствующих подготовительных действий в отношении тождественных или однородных товаров (услуг);
— наличие у истца собственной поданной в Роспатент заявки на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения обозначения в отношении тождественных или однородных товаров и/или услуг;
— затрагивание прав и законных интересов правовой охраной оспариваемого товарного знака.
Подобный подход СИПа позволял гибко применять ст. 1486 ГК РФ и побуждал стороны эффективно использовать товарный знак и правильно подбирать классы МКТУ при регистрации.
Представляется, что ВС РФ планирует осмыслить допустимость широкого применения ст. 1486 ГК РФ, в том числе возможность устанавливать заинтересованность в прекращении правовой охраны именно как способ защиты от требований о взыскании компенсации.
Узкий подход при рассмотрении конкретного дела может быть справедлив, поскольку правовая охрана прекращается на будущее время, и сама по себе ретроспективно не может «отменить» факты незаконного использования товарного знака, имевшие место до даты прекращения правовой охраны товарного знака, а следовательно, автоматически не позволяет Обществу избежать обязанности выплатить компенсацию.
Однако в качестве общего подхода такое исключение нельзя признать обоснованным, поскольку нередки ситуации, когда неиспользование является одним из признаков злоупотребления правом со стороны правообладателя.
