Верховный Суд выпустил обзор судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков. Это первые за пять лет (с масштабного Постановления №10) профильные разъяснения высшей судебной инстанции по вопросам интеллектуальной собственности.
«Красной линией» в Обзоре проходит идея установления баланса между правом правообладателя и его поведением. Фактически Верховный суд обобщил ранее сформулированные позиции, касающиеся установления злоупотреблений по делам о защите исключительных прав на товарные знаки и их противодействию.
Среди ключевых позиций Обзора можно привести следующие:
1. Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за судебной защитой, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.
Важно! Обстоятельства использования все еще имеют значение (особенно актуально для борьбы с патентными троллями), но само по себе неиспользование автоматически не влечет отказа в правовой охране – важны причины – являются ли они экономически оправданными или нет.
2. Тролли под запретом – «классическая» позиция о недопустимости аккумулирования товарных знаков исключительно для целей предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота. Чтобы распознать тролля необходимо учесть факт неиспользования знака правообладателем, цель приобретения, намерение на использование и причины неиспользования. В продолжение развития этого подхода – п. 5 Обзора — Обстоятельства заключения и исполнения лицензионного договора имеют значение для оценки добросовестности.
3. Установленное злоупотребление правом в отношении одного лица не означает, что в других ситуациях злоупотребление также было. Важная для правоприменительной практики позиция ориентирует суды в независимой оценке обстоятельств злоупотребления правом ad hoc.
4. Вопрос об обстоятельствах недобросовестного поведения должен ставиться судом на обсуждение сторон. Впервые Верховный суд подчеркнул важность процессуального правила о необходимости обсуждения подобных обстоятельств, сформулированного изначально в постановлении № 25. В этом правиле воплощена важная идея о недопустимости поощрения любого злоупотребления правом и недобросовестного поведения (даже если оно прямо не влияет на существо спора). Другой процессуальный вопрос нашел отражение в п.10 обзора – ВС напомнил, что в делах о признании решения Роспатнета недействительным обязанность доказать использование противопоставленного товарного знака не может быть возложена на правообладателя, привлеченного третьим лицом в процесс.
5. п.6 Обзора посвящен запрету нестандартной формы злоупотребления в виде регистрации товарного знака, направленной на преодоление вступившего в законную силу судебного акта о прекращении правовой охраны схожего товарного знака тем же самым лицом.
6. Возражение против предоставления правовой охраны не подлежит удовлетворению, если оно подано исключительно с намерением причинить вред и лишить права на товарный знак. Верховный Суд подчеркнул в п.8 Обзора о важности установления характера заинтересованности заявителей по таким категориям дел во избежание создания необоснованных препятствий в регистрации и использовании обозначений.
7. Серийность товарных знаков позволяет расширить презумпцию добросовестности на последние знаки серии – важный подход Верховного суда, укрепляющий защиту серийных знаков (как правило, являющихся сильными брендами).
8. Для квалификации действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестной конкуренции необходимо установление признаков состава согласно 10-bis Парижской конвенции и п.9 ст. 4 Закона о защите конкуренции. Отсутствие таких признаков не позволяет говорить о недобросовестной конкуренции, что, тем не менее, не означает отсутствия злоупотребления правом.
9. Верховный Суд напомнил, что недобросовестность в контексте ст. 14.4 и 14.8 Закона о защите конкуренции предполагает установление факта недобросовестности на момент обращения с заявкой на регистрацию. Последующее поведение может только дополнительно подтверждать обстоятельства, возникшие при обращении с заявкой на регистрацию. Важные разъяснения в контексте противодействия недобросовестной конкуренции даны в п.п. 13-16 Обзора.
10. В отношении установления факта осведомленности заявителя об использовании другим лицом обозначения при подаче заявки на регистрацию товарного знака Верховный Суд предлагает руководствоваться правилом баланса вероятностей: «чем более широко используется обозначение и чем более оно оригинально и узнаваемо, тем меньше вероятность того, что два лица могли начать его использование самостоятельно, независимо друг от друга».
