Партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Татьяна Стрижова проанализировала прецедентное дело.
Фабула
Завод «ПАЗ» попытался оспорить предоставление правовой охраны товарному знаку «PAZ» по 28 классу МКТУ (модели транспортных средств масштабные), принадлежащему обществу «Скейл», ссылаясь на то, что товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием завода и может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя игрушечных моделей автобусов.
Обосновывая возможность введения в заблуждение потребителей, Завод ссылался на то, что ранее под его контролем и на основании соглашения другими производителями масштабных моделей выпускались подобные машинки, с указанием на упаковках информации: «ПО ЛИЦЕНЗИИ ООО «ПАЗ»
Роспатент возражения Завода отклонил, с чем согласился СИП по 1 инстанции. Президиум СИП отменил решение нижестоящего суда, посчитав, что доводы Завода о выпуске игрушечных машин по лицензии имеют значение для решения вопроса о возможности введения потребителей в заблуждение. В результате правовая охрана была прекращена.
ВС РФ передал жалобу общества «Скейл» по доводам о том, что:
— Деятельность лицензиатов Завода по выпуску моделек не может указывать на факт осуществления Заводом соответствующей деятельности;
— Завод вообще не вправе был выдавать лицензии на свое фирменное наименование.
Мнение: споры производителей автомобилей с производителями игрушечных моделей довольно широко распространены в судебной практике, однако «обойти» функциональный подход к товарным знакам (заключающийся в индивидуализации конкретных товаров и услуг) удается далеко не многим автоконцернам.
В основном автоконцерны при регистрации товарных знаков сразу испрашивают правовую охрану как по классу автомобили (12 класс), так и игрушки (28 класс). Однако в случае, когда товарный знак автомобильного бренда на игрушки не распространен, производителю приходится обосновывать возможность введения потребителей в заблуждение в отношении товаров, реализуемых на разных товарных рынках.
ВС РФ предстоит найти в комментируемом деле непростой баланс между правами и законными интересами субъектов, стоящий на стыке двух доктрин, не разработанных в полной мере в российском законодательстве:
— Доктрина номинативного добросовестного использования;
— Доктрина запрета размывания исключительных прав.
Доктрина номинативного добросовестного использования сводится к тому, что использование обозначения, тождественного или сходно с чужим фирменным наименованием, товарным знаком, коммерческим обозначением, допускается, если цель такого использования – указание информации о нем, но не об источнике происхождения своего товара. Обычно номинативное использование происходит в отношении непересекающихся видов товаров, услуг или деятельности. При номинативном использовании предполагается, что введение в заблуждение потребителей невозможно.
Применяя доктрину номинативного добросовестного использования можно прийти к выводу о том, что указание на модельке машины, представляющей собой мини-версию автобуса «ПАЗ», логотипа автозавода лишь позволяет потребителю понять, с какого настоящего транспортного средства сделана игровая модель. При этом должно предполагаться, что средний неискушенный потребитель понимает, что модельки машин и полноразмерные транспортные средства производятся на разных заводах, разными субъектами.
Доктрина запрета размывания исключительных прав, напротив, создана для тех случаев, когда формально нет оснований установить нарушение (разные классы МКТУ, разный круг потребителей), но из фактических обстоятельств следует, что такое использование может формировать у потребителей ассоциативные связи, искусственно расширяющие границы правовой охраны исключительных прав. Указанная доктрина тесно связана с запретом паразитирования на репутации чужого бренда (реализованная в российском праве через запрет злоупотребления правом) и запретом недобросовестной конкуренции. Разрешая комментируемое дело с применением доктрины запрета размывания исключительных прав на фирменное наименование Завода, можно прийти к выводу о том, что с учетом фактических обстоятельств дела (действий Завода по созданию на рынке игрушек ассоциаций между игрушечной моделькой «ПАЗ» и своим гудвиллом, посредством подконтрольного выпуска отдельных линеек игрушек), общество «Скейл» недобросовестно воспользовалось репутацией бренда «ПАЗ» на рынке моделей игрушечных машин.
Установление баланса между указанными доктринами требует глубокого анализа фактических обстоятельств, которые обычно должен проводить суд первой инстанции. Вместе с тем, сам избранный Заводом способ защиты своего права (через оспаривание предоставления правовой охраны товарного знака) не позволяет в полной мере реализовать какую-либо из приведенных выше доктрин.
Как видно из содержания оспариваемых судебных актов, Завод не поднимал вопрос о недобросовестной конкуренции (как было, например в деле «VACHERON CONSTANTIN» — Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. №16912/11 по делу №А40-73286/10-143-625). В то же время Президиум СИП РФ постарался взглянуть на правовой вопрос в контексте приведенных выше доктрин, осмысляя действия по выдаче лицензий Заводом с точки зрения влияния таких действия на потребителей и товарный рынок. Примечательно и то, что разрешение правового вопроса для Президиума СИП РФ не было очевидным, о чем свидетельствует, например, направление запроса суда ученым для предоставления доктринальных мнений. Такие действия Президиума СИП РФ легли в основу довода заявителя жалобы о переоценке судом кассационной инстанции обстоятельств и выходе за пределы предоставленных полномочий.
В отсутствие очевидного ответа на поднимаемые в комментируемом деле вопросы, хочется надеяться, что Верховный Суд РФ, рассматривая то дело, создаст мощный импульс для развития правоприменительной мысли по сложнейшим вопросам доктрины интеллектуальной собственности.
